Protéger sa marque de commerce à l’international

Vous désirez protéger une marque de commerce au Canada ou votre marque est déjà enregistrée au Canada? C’est un excellent point de départ qui pourrait toutefois ne pas être suffisant pour protéger adéquatement vos droits. En effet, une marque déposée au Canada est uniquement protégée sur le territoire canadien et nulle part ailleurs. Il est donc essentiel d’adopter une stratégie pour la protection de votre marque à l’international dès que sont engagées des opérations à l’international, voire avant.

Dans quels pays protéger sa marque ?

Pour déterminer les pays d’intérêt dans lesquels une marque devrait être protégée, il convient de déterminer quels sont les marchés étrangers stratégiques propres aux activités de l’entreprise. 

Tout d’abord, une marque de commerce devrait être protégée dans tous les pays de commercialisation, c’est-à-dire les pays dans lesquels les produits et les services associés à la marque sont commercialisés et ceux dans lesquels ils le seront prochainement. Une marque devrait également être protégée dans les pays de fabrication des produits, même s’ils n’y sont pas vendus, notamment afin de pérenniser l’exportation des produits à partir du pays de fabrication. Par ailleurs, il est recommandé de protéger la marque dans les pays à forte concurrence où se trouvent les principaux concurrents. Vos activités au Canada pourraient en effet attirer l’attention de ces derniers et le fait de protéger votre marque dans ces pays de manière anticipée permet de limiter le risque qu’un de vos concurrents utilise ou protège la marque localement avant vous. Les pays de contrefaçon dans lesquels le risque de copie et de violation de vos droits est élevé ne sont pas non plus à négliger et il est recommandé d’y protéger sa marque dès que possible.

Quand protéger sa marque à l’étranger ?

Une réponse prudente à cette question serait « dès que possible ». En effet, et dans la plupart des pays du monde, la règle applicable en matière de marques est celle du « premier déposant, premier servi ». Il est donc essentiel de protéger une marque de commerce dans les pays d’intérêt le plus rapidement possible, afin de limiter le risque de se voir opposer des marques antérieures identiques ou similaires déposées par des tiers qui pourraient compromettre la protection de vos propres droits.

Par ailleurs, le dépôt d’une marque au Canada donne automatiquement à son titulaire un droit de priorité, lui permettant d’étendre la protection de cette marque à l’étranger dans un délai de six mois suivant la date de dépôt au Canada. Ainsi, une marque déposée à l’étranger à l’intérieur de ce délai de six mois sera réputée avoir été déposée rétroactivement, à la même date que la demande canadienne dont la priorité est revendiquée. En pratique, cela signifie les marques identiques ou similaires déposées par un tiers entre la date de dépôt au Canada et la date de dépôt à l’étranger vous seront inopposables. Ce délai de priorité de six mois constitue un avantage financier et opérationnel important puisqu’elle permet de répartir dans le temps les coûts de dépôt et de bénéficier d’un temps de réflexion plus long pour déterminer les marchés étrangers stratégiques.

Votre marque a été déposée au Canada il y a plus de six mois? La protection de la marque à l’étranger reste possible, sans toutefois pouvoir bénéficier de la date de dépôt de la marque canadienne.

Comment optimiser la protection de sa marque à l’international ?

Différentes stratégies peuvent être mises en place pour optimiser non seulement la protection d’une marque à l’étranger, mais aussi les coûts correspondants. 

Il existe tout d’abord les marques régionales qui ont l’avantage d’être protégées dans plusieurs pays, via le dépôt d’une seule demande d’enregistrement. Tel est le cas notamment d’une marque déposée auprès de l’Office de l’Union européenne qui sera protégée dans les 27 États membres. 

Aussi, le Protocole de Madrid est officiellement entré en vigueur au Canada le 17 juin 2019, permettant ainsi aux titulaires d’une marque canadienne de déposer une marque internationale. Cette dernière permet d’obtenir une protection dans tous les pays sélectionnés parmi plusieurs centaines de pays membres, et ce au moyen d’une seule demande d’enregistrement déposée auprès de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle. La marque internationale offre généralement d’importants avantages financiers puisqu’elle est déposée via un dépôt unique et le paiement d’une seule redevance, en une seule langue, et auprès d’un seul office, sans devoir recourir aux services de correspondants locaux. Le renouvellement d’une marque internationale est également centralisé et est donc lui aussi avantageux financièrement.

En conclusion, la protection d’une marque en dehors du Canada est indispensable dès lors qu’une entreprise développe ses activités à l’international ou entrevoit la possibilité de le faire. Pour ce faire, de nombreuses stratégies sont possibles pour permettre d’optimiser la protection d’une marque ou les coûts liés aux démarches de protection. Dans tous les cas, il convient d’agir rapidement. Ainsi, il ne vous reste plus qu’à déterminer les pays dans lesquels vous souhaitez protéger votre marque et nous serons ravies d’établir avec vous une stratégie de protection optimale de vos droits.